fbpx

Legalna rejestracja podobnej domeny w innym państwie. Czy to nieuczciwa konkurencja? Jak to zrobić legalnie?

Rejestracja podobnej domeny w innym państwie

Legalna rejestracja podobnej domeny w innym państwie

tan faktyczny: Mam firmę XYZ.pl ( działa od 4 lat ), chciałbym wejść na rynek niemiecki z domeną XYZPL.DE. Na rynku niemiecki działa firma o nazwie XYZ.de . Czy prawnie to mnie nie wyklucza ?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:
Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (dalej „prawo autorskie”)
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („Prawo patentowe”)
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Ustawa o konkurencji’)
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („kodeks cywilny”)

W praktyce jako nazwy domen rejestrowane są znaki towarowe, nazwy przedsiębiorstw, firmy, tytuły prasowe, oznaczenia geograficzne, nazwiska, pseudonimy, a nawet nazwy rodzajowe.
 
Należy przy tym pamiętać, że zarejestrowanie domeny nie jest tym samym, co zastrzeżenie jej nazwy jako znaku towarowego. To oznacza, że zarejestrowanie albo zakup adresu internetowego nie daje prawa do znaku towarowego zawierającego te same oznaczenia. Jeżeli zatem nazwa jakiejś firmy będzie tożsama z nazwą Pana domeny (bez końcówek typu com, pl, net i innych), to raczej nie będzie możliwe zabronienie rejestracji swojej nazwy jako znaku towarowego.

Gdyby natomiast prowadził Pan działalność, której produkty lub usługi albo nazwa firmy byłyby związane z nazwą domeny, to niewątpliwie można byłoby spróbować zarejestrować taką nazwę jako znak towarowy. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2001 r. – Prawo własności przemysłowej (w skrócie: P.w.p.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw.

Legalna rejestracja podobnej domeny w innym państwie

Trzeba jednak pamiętać, że monopol posługiwania się znakiem towarowym polega na wyłącznej możliwości używania znaku jedynie w sposób zarobkowy lub zawodowy (art. 153 ust. 1 P.w.p.).
 
Zarejestrowanie nazwy domeny jako znaku towarowego daje ponadto możliwość przepisania innych domen internetowych o tej samej nazwie, a używanych przez inne podmioty (konieczna jest do tego odpowiednia procedura w sądzie arbitrażowym).
 
Z drugiej strony należy też pamiętać o tym, że jeśli ktoś dziś zdecyduje się na zastrzeżenie nazwy domeny jako znaku towarowego, to istnieje zagrożenie, że dotychczasowy posiadacz ją utraci. W takiej sytuacji oczywiście nie można po prostu zmusić właściciela domeny do jej oddania. Jedyną sytuacją, w której można byłoby wystąpić z roszczeniem przyznania praw do domeny, jest podszywanie się pod inną firmę lub działanie na jej niekorzyść.
 
Organ rejestrujący (np. NASK) nie bada, czy zawierając lub wykonując umowę, abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy. Zawarcie umowy z rejestratorem nie oznacza bowiem przyznania abonentowi jakichkolwiek praw poza tymi, które wynikają wyraźnie z umowy. W przeciwieństwie do znaku towarowego nazwa domeny nie daje podstaw żądania wobec innych przestrzegania wyłączności posiadania praw do jej nazwy.
 
To oznacza, że nazwy domeny jako takiej zastrzec nie można. Takie uprawnienie daje dopiero rejestracja jej jako znaku towarowego. Zastrzeżenie nazwy w postaci znaku towarowego to uzyskanie prawa ochronnego, które daje wyłączność używania nazwy w obrocie gospodarczym.
 
Skuteczność prawa ochrony znaku towarowego podlega też jednak ograniczeniom. Uprawniony do używania znaku nie może zakazywać wykorzystywania przez inne osoby w obrocie: ich nazwisk, adresów, oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj czy pochodzenie itp., zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeśli jest to konieczne do wskazania przeznaczenia towaru, takiego samego lub podobnego znaku, jeśli uprawniony sam go nie używał nieprzerwanie przez pięć lat.

Legalna rejestracja podobnej domeny w innym państwie
 
Aby zastrzec nazwę, należy złożyć podanie w Urzędzie Patentowym RP, który udziela prawa ochronnego na znaki towarowe. Do podania trzeba dołączyć fotografię nazwy lub inny dokument umożliwiający jej powielanie, należy także uiścić opłatę w wysokości 550 zł oraz dodatkowo 120 zł za każdą klasę towarową. Przed rejestracją znaku warto sprawdzić, czy taka sama lub podobna nazwa nie została już wcześniej zarezerwowana. W ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia podania urząd nadaje tzw. numer zgłoszenia, a dopiero po około dwóch latach – decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. 
 
Tak czy inaczej zastrzeżenie wybranej nazwy w Urzędzie Patentowym RP zapewnia prawo wyłącznego jej używania. Rezerwując nazwę, unika się sytuacji, w której ktoś inny wybiera tę samą lub podobną nazwę do swojego produktu czy firmy.

Do naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe w nazwach domen internetowych dochodzi więc zazwyczaj w sytuacjach, gdy domena zawiera w sobie oznaczenie chronione prawem ochronnym na znak towarowy. Użycie znaku towarowego w nazwie domeny, ze względu na specyfikę domen, polega na użyciu słownego znaku towarowego, jego fragmentu lub znaku z pewnymi modyfikacjami jako elementu nazwy domeny internetowej. Trzeba jednak pamiętać, że monopol posługiwania się znakiem towarowym polega na wyłącznej możliwości używania znaku, jedynie w sposób zarobkowy lub zawodowy (art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2001 r. P.w.p.).
 
Zarejestrowanie nazwy domeny jako znaku towarowego daje ponadto możliwość przepisania innych domen internetowych o tej samej nazwie, a używanych przez inne podmioty poprzez odpowiednią procedurę w sądzie arbitrażowym.
 
Zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niedozwolone jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.
 
Warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa, jest wcześniejsze niż konkurent używanie tego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Z kolei art. 6 stanowi, że jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich. Może się Pan np. skontaktować z abonentem nazwy identycznej z nazwą Pana firmy i uzgodnić, czy używanie takiej nazwy przez Was oboje nie spowoduje zamieszania wśród odbiorców co do Waszej tożsamości.

Legalna rejestracja podobnej domeny w innym państwie

Zgodnie z ustawa prawo autorskie:

Art.1.1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
. 1)  wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy
komputerowe);
. 2)  plastyczne;
. 3)  fotograficzne;
. 4)  lutnicze;
. 5)  wzornictwa przemysłowego;
. 6)  architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
. 7)  muzyczne i słowno-muzyczne;
. 8)  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).
W świetle powyższego należy wykluczyć naruszenie prawa autorskiego ponieważ nazwa jaką Pan wskazał nie może być uznana za utwór chroniony tą ustawą.
Zgodnie z prawem patentowym:

art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
Art. 121. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.
I to na tej podstawie powinno było być do Pana przekazane pismo dotyczące naruszeń. Jeżeli nazwa nie została opatentowana, na marginesie doradzam Pani w tej chwili wystąpienie o rejestrację znaku towarowego – to Pani będzie miała prawo do wzywania do zaprzestania naruszeń. Choć w tej chwili można też założyć, że jeżeli firma wzywająca uprzednio nie zastrzegła znaku, zrobi to teraz.

Zgodnie z ustawą o konkurencji :

Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.
Art. 5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.
Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo korzystające z ochrony musi mieć jakąś cechę pozwalającą odróżnić je od innych. Nie są zatem w zasadzie objęte postanowieniami art. 5 oznaczenia odwołujące się w sposób standardowy do przedmiotu działania (np. zakład hydrauliczny, kancelaria prawna). Nawet jednak w przypadku, gdy nazwa przedsiębiorstwa ma zawierać informację o specjalistycznej działalności, musi ona zostać wysłowiona w sposób zabezpieczający przed wprowadzeniem klienteli w błąd co do identyczności przedsiębiorstwa z innym, które nazwę swą ustaliło wcześniej (wyrok SN z 22 sierpnia 1997 r., III CKN 139/97, LexPolonica nr 1627889). 
 
Należy zatem przyjąć, że z ochrony na podstawie art. 5 korzystają te oznaczenia, które są rzeczywiście używane, a nie tylko formalnie zarejestrowane (por. wyrok SN z 14 lutego 2003 r.; IV CKN 1782/00, LexPolonica nr 379001). Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa jest więc zainicjowana faktycznym zaistnieniem przedsiębiorstwa na rynku, chociażby jeszcze nie podjęło ono działalności produkcyjnej lub usługowej, np. przez kampanię reklamową (zob. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, oprac. J. Barta et al., Warszawa 1994, s. 64-65; J. Wierciński, Glosa do wyroku SN z 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, LexPolonica nr 323900, PS 1998, nr 6, s. 107 i n.). 

Art. 5 udziela ochrony przedsiębiorcy, który zgodnie z prawem pierwszy rozpoczął używanie na danym rynku oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo. Dosłowne rozumienie tej przesłanki potwierdził Sąd Najwyższy, wskazując, że pierwszeństwo używania nazwy, o której mowa w art. 5, stanowi wyłączne kryterium rozstrzygania w przedmiocie kolizji oznaczeń na podstawie tego przepisu (wyrok SN z 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, LexPolonica nr 323900, OSNC 1997, nr 8, poz. 113, z glosą J. Wiercińskiego, PS 1998, nr 6, s. 107 i n.; wyrok SN z 28 października 2010 r., II CSK 191/10, LexPolonica nr 2443393). 

Legalna rejestracja podobnej domeny w innym państwie